企业出海知识产权尽职调查要点及注意事项

企业出海通常是通过贸易与投资的方式与境外主体发生交易，也就是通过产品的出海和资本的出海来实现。不论是产品出海或是资本出海，对以高科技业务领域为标的的，都涉及知识产权尽职调查。对于两者在尽职调查方面的关键点与注意事项，特别是在当下全球科技发展与经贸格局的新形势下，十分值得我们剖析和探讨。

一、全球知识产权保护格局与趋势

全球知识产权保护格局一方面表现出各国地域性（即权利空间限制）特征，从司法系统来看，例如美国是由“各州+联邦法院”审理案件、ITC实施337调查；中国是由中级、高级、知识产权法院、最高人民法院审理案件。法律程序上中美差别很大上，如美国司法特有的“诉前调查+撤销动议+证据开示”、“discovery+律师特权保护+markman听证”等组成。从实体法律来看，美国实体法中“专利保护诊断、治疗方法”，美国支持恶意侵权的惩罚性赔偿，以及判例法与衡平法诉讼抗辩等均与中国的实体法有本质区别。另一方面，全球知识产权保护法律体系又表现为国际协同性，如世界知识产权组织（WIPO）管理着26项条约，包括《世界知识产权组织公约》（WIPO公约）。以及代表贸易公平性构建的系列协议与公约：TRIPS协议，规定了国民待遇、最惠国待遇，以及七大类知识产权的效力、范围和使用标准；WIPO公约，包含了15条IP保护公约、6条全球保护体系和4个全球IP分类体系；其他公约，有《世界版权公约》《国际植物新品种保护公约》等。

在全球知识产权保护格局中，以美国为首的西方国家与发展中国家的角色和占有的优势是不同的。前者是知识产权国际规则的主导者，拥有技术优势、维护贸易优势，其中技术优势是其占领优势的根基；而后者偏向于扮演规则接受者，充其量是参与者，仅有资源优势。但是我们也应该充满自信，我们在投并购中的条款协商也可以做的很好，我国也非常倡导各种开放式创新、提高成果的转换率等。在全球知识产权发展趋势方面，知识产权已成为多个国家的国家战略。日本率先提出了“知识产权立国”战略；我国发布了《知识产权强国建设纲要（2021-2035》；美国修改了《授权修正案》，意图否认华为在美国的专利权；因俄乌战争的爆发与持续，俄罗斯允许俄企免费使用不友好国的专利，如此等等，多个国家已将知识产权作为国家层面的竞争武器。同时，全球知识产权保护也呈现出几大趋势：如保护范围扩大的趋势。产品局部外观设计、增加气味、声音等商标、未注册驰名商标跨类保护等新兴客体也可能纳入知识产权保护中。加强知识产权保护力度也是全球趋势之一。例如降低商业秘密入罪门槛、加大对盗版行为的打击、要求加大执法力度、专利与标准相结合、专利与贸易结合等。另外，专利链接制度、著作权保护期应由作者终生加50年延长20年等都是意在延长知识产权的保护期限。

二、产品出海前调查与风险管控

产品出海前的调查内容主要分为三个部分：

（一）法律环境调查

法律环境调查包括申请相关调查和诉讼相关调查。举例如产品要出海到美国，那么我们可以先了解2010年至2020年美国联邦地区法院受理的专利诉讼案件数量及趋势。

（图片来自于网络）

其中，专利诉讼发生的十大行业主要有消费品、生物技术/制药、工业建筑、计算机硬件/电子、医疗器械、商务/消费服务、软件、自动化/运输、电通信、化学/合成材料。（图片来自于网络）美国专利诉讼95%以上会以和解方式结案，仅有少数的案件会走到庭审判决阶段，但是这个比例近期呈下降趋势。诉讼逐渐偏向于发布禁令，2020年美国专利诉讼共出现了永久禁令114起、临时禁令57起、临时禁止令32起。赔偿往往是高额的，例如VLSI Technology LLC v. Intel Corporation案，陪审团认定赔偿21.8亿美元。Centripetal v. Cisco案，Cisco被判赔偿19亿美元。在2020年美国联邦地区法院诉讼案件，涉及我国被诉企业的案件数量为188起，约占4.7%。

（二）侵权风险调查

侵权风险调查包括专利侵权和其他IP侵权。针对专利侵权，我们需要做FTO分析。FTO分析工作分为4个步骤：理解方案、专利检索、专利筛选与风险判定。具体来说，IPR应该先熟悉产品、制定检索策略，进行初步检索，初步检索后进行验证，看其中是否包括可能的专利、数量、时间分布是否合理等，再进行补充检索，之后通过几轮筛选最终判定风险。专利检索策略按照以下几个要素来进行：

（图片来自于网络）

如果判断某项技术方案存在侵权高风险，如果在产品出海前还来得及做规避设计，类似于电子产品等可以快速解决的就可以做规避设计。如果无法进行或者进行的成本过高，则可以进行无效侵权专利、通过许可或收购专利获得等方式应对。检索后可能有好几个风险专利，需要结合目标市场、权利期限以及风险专利数量做出市场行动策略分析表，需要具体到具体的风险的具体应对策略。

三、资本出海前调查与风险管控

投资并购已经成为中国企业全球化、高水平参与国际分工合作的一种重要方式，对提升中国企业在全球价值链中的地位、服务国内经济转型升级，发挥着重要作用。海外并购的新趋势表明，企业并购已经从原先的买设备、买市场转向更加注重知识产权。资本出海前调查与风险管控的一般程序包括四个步骤：搜寻标的、标的调查、交易谈判、协议并交割。关于交易标的的搜寻，部分交易是收购整个业务。部分仅收购专利组合，如微软花10.6亿收购美国在线800件专利，均价130万。关于调查标的，我们一般调查的是标的的行业壁垒包括资源壁垒市场壁垒以及技术壁垒。如果拥有技术壁垒，就需要开启知识产权尽职调查，特别是在医疗器械行业等多学科交叉、知识密集、资金密集的领域。如何辨别是否具有技术壁垒？我们从产品本身出发，主要调研技术、团队和知识产权情况。

为了管控投资标的的专利侵权风险，一般情况是订立保证条款，即保证不侵权、知识产权权属无瑕疵。但是不排除在交易时已经有一定的风险披露，这种情形下要决策是否选择冒着风险进行投资并购？进一步的风险管控措施可以要求对方交纳一定的保证金。如果是小型企业尚不能给出保证金，可以采用对赌条款的方式，若发生侵权则以股权方式来赔偿。

实务导师介绍

张丽红 

微创投资控股有限公司知识产权高级副总裁

兼奇迹点孵化器plus总经理

张丽红具有国家专利代理人师和上海技术经纪人资质，拥有近20年企业知识产权管理与技术经纪经验，十余年聚焦在医疗器械领域，在知识产权战略规划、技术成果转化、医工合作科创孵化、海内外投资/并购及IPO等方面有丰富的实践经验。

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